Sak nr. 05/2010

Den generelle form på partenes jernbindemaskin var funksjonelt betinget. i utformingen for øvrig skilte innklagedes produkt seg fra klagers produkt. Ikke ulovlig produktetterligning, jf markedsføringsloven § 30 og 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 06. september 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe.

 Den generelle form på partenes jernbindemaskin var funksjonelt betinget. I utformingen for øvrig skilte innklagedes produkt seg fra klagers produkt. Ikke ulovlig produktetterligning, jfr markedsføringsloven § 30 og § 25.

 Klager:                      

Max Co. Ltd.
103-8502 6-6 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku
Tokyo, Japan

Prosessfullmektig:
Zacco Advokater AS
v/advokat Toril Melander Stene
Postboks 2003 Vika
0125 Oslo

Innklaget:
Dia Proff Norge AS
Kjeller vest nr. 1 – 3
2007 Kjeller

Prosessfullmektig:
Oslo Patentkontor AS
v/advokat Kristina Edén Johnson
Postboks 7007 Majorstuen
0306 Oslo
 

Saken gjelder:          
Spørsmål om ulovlig etterlikning av jernbindemaskin og bruksanvisning, jf. markedsføringslovens regler §§ 30 og 25.

Sakens parter:
Klageren, Max Co. Ltd (”Max”) er et japansk selskap som produserer verktøy som spikerpistoler, jernbindemaskiner og andre spesialprodukter. Selskapet har 1600 ansatte og en omsetning i 2009 på ca. NOK 3,4 milliarder.

Innklagede, Dia Proff Norge AS (”Dia Proff”), ble dannet i 1994, og er importør og selger av skjæreverktøy og spesialmaskiner for bygg- og anleggsbransjen i Skandinavia. Selskapet har en årlig omsetning på rundt NOK 20 millioner. Bindemaskiner er et nytt produkt i Dia Proffs sortiment, og har lav omsetning.

Diaco Norge A/S ble dannet i 2007 som utleiefirma, og hensikten er at dette foretaket skal importere forhandlerrettede produkter. I dag importerer dette firmaet skjæreverktøy og spesialmaskiner for armering.

Sakens bakgrunn:
Da Max i 1998 lanserte jernbindemaskinen MAX® RE BAR-TIER TM, fantes ikke tilsvarende produkter i markedet, og alternativet var manuell jernbinding, d.v.s. med knipetang og vanlig ståltråd.

Den første MAX® RE BAR-TIER TM, RB392, ble designregistrert i Sverige, og spolen for tråd og wirebindingsanordning ble designregistrert i Sverige og i EU.

Siden 2003 har en nyere versjon av MAX® RE BAR-TIER TM, RB 395, vært solgt i Norge i uendret versjon, og klger har gjennom en årrekke i praksis vært eneleverandør av jernbindemaskin i Norge.

Sommeren 2009 oppdaget Max at Dia Proff markedsførte en jernbindemaskin som Max mente var en ulovlig etterligning av Max’ jernbindemaskin. Max hevdet at deres produkt er unikt og med en rekke særtrekk uten funksjonell betydning, som farge og utforming/design, og at Dia Proffs jernbindemaskin med letthet kunne vært utformet på en slik måte at det ble større avstand til Max’ produkt. Dia Proff på sin side ga uttrykk for at jernbindemaskinen var utført med standard og alminnelig brukte elementer, at det for øvrig var en rekke forskjeller mellom produktene, og at det verken forelå etterligning eller forvekslingsfare eller for øvrig forhold i strid med markedsføringslovens regler. Høsten 2009 ble produktet (også de solgte) trukket fra markedet, ifølge Dia Proff på grunn av kvalitetsmangler. Maskinen ble i 2010 erstattet av JB-1000 som etter det opplyste har utbedrede kvalitetsdetaljer og noe endret design. Max mener at også denne jernbindemaskinen er en ulovlig etterlikning av RB395, og at Dia Proff dessuten har kopiert bruksanvisningen for RB395.



Klagers jernbindemaskin

 

Innklagedes jernbindemaskin

 

Klager, Max, har i det vesentlige anført:
Partenes jernbindemaskiner fremstår – både helhetlig og i detaljer – som svært like.

Det er en nokså snever krets av spesialister som utgjør potensielle kjøpere, og det må antas at MAX jernbindemaskin er godt kjent i markedet, og at det knytter seg stor grad av goodwill til produktet. Dia Proff markedsfører et produkt som er svært likt RB 395 for på den måten å kunne dra nytte av Max’ innsats og opparbeidede goodwill, og derved lettvint og billig få innpass i markedet

Produktene har tilnærmet samme størrelse, grunnfasongen er svært lik, og det er også slående likheter i detaljene.  Produktenes designelementer er svært like: Begge har gjennomsiktig og lik plastrute plassert samme sted, samme lengde og bredde på binde- og klippemekanisme, samme plassering av strømbryter, varemerker og tekster. Også plassering og vinkel på trådsnelle er den samme. Materialvalget er det samme, og produktenes grunnfarger er svært like (grå/svart).

Også tidligere er etterligninger av Max jernbindemaskin tilbudt det norske markedet. Etterligningene er blitt påtalt av Max, og produktene er da blitt trukket fra markedet.

Det er riktig nok enkelte detaljforskjeller i utformingen av de to produktene, men likhetene både i helhetlig design og i en rekke øvrige detaljer er likevel så fremtredende at det foreligger forvekslingsfare og overtredelse av markedsføringslovens § 30.

Selv om man forsøker å utnytte en annens funksjonelle løsninger og teknologi, vil det være mulig å skape produkter som utseendemessig holder avstand. Dia Proff har plikt til å utnytte variasjonsmulighetene, men har ikke gjort tilstrekkelig for å skape avstand til markedsleder. Tvert imot er det tilstrebet å legge seg tett opp mot Max’ jernbindemaskin også på det utseendemessige plan, i strid med kravet til god forretningsskikk i § 25. Dia Proff markedsfører en jernbindemaskin som ligger unødvendig nær Max’ konkurrerende produkt. På markedet finnes det andre jernbindemaskiner som har helt annen utforming, for eksempel TY Tecker, som også markedsføres av Dia Proff. Det er også relevant at Max’ nåværende maskin, RB395, i enkelte detaljer var annerledes enn RB392. Dette viser at omsetningskretsen neppe vil hefte seg ved nyanser i fargevalg og andre forskjeller i smådetaljer. Tvert imot vil kunder lett kunne tro at JB-1000 er en ny jernbindervariant fra Max.

Det er et særlig moment for å anvende markedsføringslovens § 30 og særlig § 25 at Dia Proff først lanserte en maskin, som ble trukket tilbake etter påtale fra Max, og deretter har brakt en annen maskin på markedet, uten da å sørge for at den klart adskiller seg fra Max’ jernbindemaskin. JB-1000 fremstår kun som gjentatt produktetterlikning under ny produktbenevnelse og med Diaco Norge AS i stedet for Dia Proff som ny distributør.

At det ikke er forskjell av betydning mellom de to produktene, bekreftes for øvrig av at samme bruksanvisning fortsatt benyttes. For bruksanvisningen må Dia Proff ha tatt utgangspunkt i Max’ bruksanvisning, fjernet enkelte punkter, for så rett frem å kopiere det resterende, i strid med markedsføringslovens §§ 30 og 25.  

Innklagede, Dia Proff Norge AS har i det vesentlige anført:
JB-1000 har utbedrede kvalitetsdetaljer i forhold til KV-0039, og også endret design.

Oppladbare håndholdte verktøymaskiner har et standardisert utseende der utforming bestemmes av verktøyets tekniske funksjon og brukerens praktiske håndtering. På grunn av klagers posisjon på det norske markedet, finnes det ikke etablerte konkurrerende maskiner å sammenligne med, og som kan vise spesielt jernbindemaskiners standard utforming. Men både eksempler på batteridrevne verktøymaskiner generelt og fra batteridrevne jernbindemaskiner som tilbys markedet fra forskjellige produsenter i Asia, viser at Max jernbindemaskin holder seg til standard grunnfasong for å oppnå den funksjonalitet som produktet skal oppfylle. Den særlige utforming av TyTecker jernbindemaskin har sammenheng med at den har et annet anvendelsesområde, og kun egner seg for horisontal dekkebinding. De tre andre maskinene som klager fremhever, er i fasong og utførelse for øvrig ikke representative for jernbindemaskiner og annet oppladbart maskinverktøy, men er tvert imot mer spesielle og særpregede enn Max’ jernbindemaskin.

Partenes jernbindemaskiner følger standarden når det gjelder fasong, farge og plassering av de tekniske nødvendige elementer, og som også er funksjonelt betinget. Det er likevel en rekke forskjeller mellom de to maskiner.

De fleste håndholdte verktøymaskiner er i det store og hele sorte, grå, blå og grønne. Dia Proffs JB-1000 er gjennomgående svart, mens RB-395 er blågrå med innslag av blått og med klar rødfarge som kontrast på elementer som åpningsdelen på batteripakken og bryter og knapp ved wiregangen, og som dominerende farge rundt varemerket på dekselet.

Begge maskiner har standard batteripakke og håndtak. Max-produktet har en ekstra boks på bakre del av batteridelen, noe standardvarianten og Dia Proffs produkt ikke har.

De to maskinenes overdel/hode er alminnelige i størrelse og med oval avrundet bakre del og avspisset foran av funksjonelle hensyn. Overdelen/hodet på JB-1000 er likevel mer avlangt og lavere, og Max fremstår som slankere og høyere enn JB-1000. Venstresidens topp på JB-1000 er ruglete og ujevn, mens Max’ maskinen her er glatt. På Max’ maskin er spolen innebygget, mens JB-1000 har et åpent spolesystem. JB-1000 kan regulere knutens hardhet og wirelengden, og maskinen har derfor to knapper, som er høye og smale i sort og oransje, og plassert på lysegrønt underlag med røde prikker. Max’ maskin har en rød lav knapp. Plasseringen av knappene er funksjonelt betinget.

Stikkontaktuttak er plassert på høyre bakside på JB-1000 og på batteripakkens bakre del på Max’ maskin. Max’ maskin har en slags ramme (håndtak) over bakre del og med avrunding mot munningen. JB-1000 har ikke slik ramme, og avrundes ikke på denne måte.

Produktenes munnstykker er forskjellige. JB-1000 har markert lengre overdel i ”bittet”, og munnstykket er også proporsjonalt større på Max’ maskin.

Begge maskiner er tydelig merket med varemerke, som figur/logomessig på ingen måte ligner hverandre.

På begge maskiner er batterianvisninger og advarsler plassert der de skal plasseres på oppladbare maskiner, d.v.s. på batteripakningene, men etikettene er forskjellige både i fargebruk og tekst.

Konklusjonen er at Max’ jernbindemaskin ikke har utseendemessig særpreg som går igjen i produktet JB-1000. De to produktene har fasong, farge og øvrig utførelse som er lite iøynefallende eller spesiell, og de har likevel en rekke forskjeller. Det foreligger ikke etterligning, og produktene vil ikke forveksles i den norske omsetningskretsen for batteridrevne jernbindemaskiner, som alle er fagfolk. Det foreligger ikke produktetterlikning i strid med markedsføringslovens § 30.

Det strider ikke mot god forretningsskikk å lansere konkurrerende jernbindemaskiner som ikke representerer en lovstridig etterlikning av Max’ produkt.

Når det gjelder bruksanvisningen, ser Dia Proff at den kan fremstå som lik Max’ bruksanvisning, og Dia Proff vil be fabrikken om å endre dette.

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Et produkt der utformingen er bestemt av funksjonelle krav, vil ikke uten videre være beskyttet av markedsføringslovens regler om produktetterligning. Markedsføringslovens regler kommer inn som beskyttelse for utformingen av et produkt hvis en konkurrent har etterlignet særtrekk uten funksjonell betydning eller funksjonelle trekk som like gjerne kunne være utformet på annen måte. I så fall blir produktene unødvendig like og konkurransesituasjonen kan bli tilsløret og unødvendig vanskelig. Hvor mye som skal kreves, vil avhenge av den konkrete situasjonen.

Håndholdte jernbindemaskiner for bruk mot stående flater har en hoveddesign som er funksjonelt betinget, og som består av en overdel som er relativt flat, med spiss/”nebb” foran, avrundet bakkant og standard håndtak med batteriboks under. Disse hovedelementene er rent funksjonelle og er ikke individuelle designtrekk som kan beskyttes etter markedsføringslovens regler.

Når det gjelder den mer detaljerte utforming, er det utvalgets oppfatning at Dia Proffs maskin ikke på urimelig måte etterligner eller legger seg etter Max jernbindemaskin. I detaljutformingen er de to maskinene preget av en rekke større og mindre forskjeller, og helhetsinntrykket er ikke likt. De to maskinene fremstår heller ikke som mer like enn det håndholdt elektrisk verktøy med samme funksjoner ofte er. Etter utvalgets vurdering foreligger det ingen urimelig etterligning av designmessige elementer i strid med markedsføringsloven § 26. Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25, gir heller ikke grunnlag for å kreve større avstand. Utvalget anser ikke at det foreligger slik likhet at det er risiko for renommé-snylting eller andre unødvendige komplikasjoner i konkurransen mellom de to aktørene.

Utvalget viser for øvrig til at begge maskinene er tydelig merket på en måte som forsterker forskjellene, og produktene henvender seg til et profesjonelt marked.

Når det derimot gjelder bruksanvisningen, fremtrer den nærmest som en ren kopi av bruksanvisningen fra Max, og representerer dermed en urimelig utnyttelse av Max’ innsats. Siden bruksanvisningen følger jernbindemaskinen, kan det være tvilsomt om det foreligger forvekselbarhet og dermed overtredelse av markedsføringsloven § 30. Men kopieringen av bruksanvisningen er i alle fall i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437