SAK 01/2016

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 7. juni 2016.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Øystein Bu, Cathrine Lødrup, Gunn Berit Jomaas og Fredrik Hiorth

SAK 01/2016

Klager: Interoptik AS
Eivind Lyches vei 19 A
1338 Sandvika

Prosessfullmektig: Advokat Kjell Vågen
v/ advokatfullmektig Kelly Louise Amory
Advokatfirmaet CLP DA
Postboks 1974 Vika
0125 Oslo

Innklaget nr. 1: Synsam Norge AS
Karl Johans gate 6B
0154 Oslo

Innklaget nr. 2: Centrum Optikk AS
Amtmand Blomst gate 1
3015 Drammen

Prosessfullmektig: Ingvild Hanssen-Bauer
v/ advokat Anne S. Kobbe
Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co. Advokatfirma DA
Postboks 1513 Vika
0117 Oslo

Saken gjelder:
Spørsmål om Synsam Norge AS’ omlegging av profil utgjør en etterlikning av Interoptik AS’ kjennetegn og visuelle profil, og om franchisetaker i Synsam kjeden, Centrum Optikk AS’ anvendelse av Interoptik sitt varemerke i domene, som anvendes i Synsam kjeden, begge er i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25.

Sakens parter:
Interoptik Norge AS (Interoptik) er en optikerkjede med 69 butikker i hele Norge. Selskapet er eid av Synoptik Norge AS som igjen er eid av GrandVision, et internasjonalt, stort selskap innenfor optisk handel.

Synsam ble opprettet i Sverige i 1968 som en samarbeidsorganisasjon for optikere. I 2009 ble selskapet Synsam etablert som en nordisk optikerkjede. Synsam Group er en optikerkjede som er representert gjennom Synsam i Sverige, Norge og Finland og gjennom Profil Optik i Danmark, Island, Grønland og Færøyene.
Synsam Norge AS (Synsam) har i dag 120 butikker over hele Norge. Synsam har både heleide butikker og franchisebutikker.
Centrum Optikk AS er en franchisetaker i Synsam kjeden.

Klager, Interoptik, har i det vesentlige anført:
Synsam, en optikerkjede og en av Interoptiks største konkurrenter, har gjennom en omprofilering i slutten av 2015 og ved flere markedsføringstiltak, endret profil på en måte som ligger nært opp til Interoptiks visuelle profil og kjennetegn. Interoptik har i all hovedsak valgt å avgrense denne saken til kjedeleder i Synsam kjeden, Synsam Norge AS. Interoptik forventer at kjedeleder straks iverksetter tiltak som endrer Synsam kjedens markedsføring da det er denne som fastsetter kjedens konseptuelle markedsføringstiltak og bruk av markedsføringselementer. Den enkelte franchisetaker, som selvstendige rettssubjekt, kan imidlertid, overfor Interoptik gjøres ansvarlig for den rettstridige markedsføring som den enkelte franchisetaker gjennomfører.

I tillegg benytter en franchisetaker i Synsam kjeden, Centrum Optikk AS domenet www.interoptik.com. Domentes hjemmeside er tilknyttet en Synsam forretning med Synsam profilering. Interoptik er eier av domenet www.interoptik.no og eier av varemerket Interoptik. Interoptik ser på bruken av domenet www.interoptik.com som en alvorlig krenkelse av sine immaterielle rettigheter. Centrum Optikk AS er den part som klagen hovedsakelig rettes mot. Som kjedeleder, må imidlertid Synsam Norge AS påse at franchisetakerne i kjeden ikke anvender konkurrenters varemerke i sin markedsføring.
Interoptik har siden etableringen i 1984 benyttet seg av den karakteristiske oransjefargen som hovedfarge og kjennetegn. Fargen er benyttet på forretningens hjemmeside, i markedsføringen, herunder reklame, plakater og annonser, samt i butikkinnredningen til de enkelte Interoptik forretningene

Videre benytter Interoptik oransje firkanter i ulike varianter, først og fremst en kvadratisk form, som en integrert del av Interoptiks visuelle konsept og profil.
Synsam har foretatt en omprofilering av både logo og andre visuelle elementer i markedsføringen. Frem til kjeden foretok en omprofilering i slutten av 2015, var de dominerende fargene sort og rød. Tidligere Synsam logo bestod av en rød firkant med tegning av en innfatning i hvitt og med teksten " Synsam" i sort ved siden av. Synsam kjedens nye logo består av teksten "Synsam" i oransje ved siden av en tegning av en oransje innfatning på hvit bakgrunn. Kjeden benytter nå oransje som hovedfarge, både i logo og i reklamer/annonser o.l i sin markedsføring. I tillegg har Synsam tatt i bruk oransje firkanter i sin markedsføring, bilder og i den visuelle kommunikasjonen i butikkene. Samlet sett fremstår nå Synsam kjeden svært lik Interoptik, noe som medfører en fare for forveksling hos forbrukerne. Synsam kan ikke høres med at det bare er nyanseforskjeller i fargene. Synsam har foruten å ha valgt en primærfarge som er tilnærmet lik Interoptiks, også valgt Interoptiks sekundærfarge, turkis. Valg av disse fargene samlet er å anse som en direkte kopiering av Interoptiks hovedfarger.

Interoptik har brukt store ressurser på å utvikle sitt konsept og visuelle profil siden etableringen i 1984. Kjedens utstrakte bruk av både oransjefargen og firkanter (siden 2012) er blitt et kjennetegn for kjeden som Interoptik naturligvis ønsker å beskytte.

Synsam kan ikke fraskrive seg ansvaret for likheten med Interoptiks profil med henvisning til at den nye profilen ble valgt etter forslag fra et reklamebyrå. Synsam har selvstendig ansvar for å påse at deres visuelle profil og markedsføring ikke krenker rettighetene til andre markedsaktører innenfor optikerbransjen. Dette gjelder også butikkinnredning mm, som har betydelige likhetstrekk med Interoptik kjedens butikker. Forvekslingsfaren mellom kjedene er stor.

Prinsipalt anføres at Synsam har overtrådt markedsføringsloven § 30 ved bevisst å ha etterliknet Interoptiks visuelle profil gjennom endring av logo og en rekke markedsføringstiltak. Samtlige vilkår for å anvende § 30 er oppfylt.

Et grunnleggende vilkår for å anvende bestemmelsen er at det foreligger en forvekslingsfare. Fare for forveksling innebærer at graden av likhet medfører en risiko for at kunder velger kopiproduktet, fremfor originalprodusentens. Det foreligger en fare for forveksling mellom egen kjede og Synsam kjeden som følge av omprofileringen til sistnevnte. Ved vurderingen av om etterligningen er egnet til forveksling med originalprodusentens frembringelse er det helhetsinntrykket som er avgjørende og det skal sees bort ifra detaljforskjeller. Som støtte for dette synspunktet vises det til NKU- sak 04/2014 mellom COOP og Rema 1000.

I etterlikningsvilkåret ligger også et krav om at originalframbringelsen må ha foreligget før den påståtte kopifrembringelsen og at etterlikneren må ha hatt kunnskap om originalen. Innklagede har utvilsomt hatt kunnskap om Interoptiks kjennetegn og reklamemidler, herunder at oransjefargen og bruk av oransje firkanter er en sentral del av kjedens visuelle profil da kjeden la om sin profil i 2015.

Kjernen i vurderingen av om det foreligger urimelig utnyttelse av annens innsats eller resultater (urimelighetsvilkåret) er hvorvidt handlingen ut ifra en helhetsvurdering fremstår som illojal overfor den krenkede part. Interoptiks varemerke og visuelle profil er godt innarbeidet i det norske markedet og det er brukt store ressurser på å utvikle konseptet. Ved å velge en profil som ligger så nært opp til Interoptiks visuelle profil, har Synsam utnyttet Interoptiks innsats knyttet til design, produksjon og markedsføring. Dertil kommer at Synsam enkelt kunne ha valgt en annen farge og utforming ved omlegging av sin profil. Det forhold at Synsam har unnlatt å benytte de variasjonsmulighetene som finnes bør tillegges vekt, se NKU-sak 03/2002 (Nissefigurer).

Uavhengig av om utvalget kommer frem til at Synsam har handlet i strid med mfl § 30, anføres at de gjennom omleggingen av sin visuelle profil og markedsføringstiltak har opptrådt i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25 ved bevisst å legge seg nært opptil Interoptiks visuelle profil.

I rettspraksis er det lagt til grunn at forutsetningen for å gripe inn etter mfl § 25 er at det foreligger illojal utnyttelse av annens innsats, jf. rt.1994 1584 "Lego" og LB-2010-118311 "Jøtul". Saken her har også fellestrekk med NKU sak 10/2011 (Media Markt).

På samme måte har innklagede utvilsomt vært kjent med Interoptiks varemerke og reklameeffekter på det tidspunktet kjeden la om sin visuelle profil og har således illojalt utnyttet Interoptiks innsats til egen økonomisk fordel. Selv om oransjefargen og bruk av oransje firkanter hver for seg er generiske elementer har man ved utstrakt bruk av disse elementene sammen lagt seg nært opp til Interoptiks design.

Kjennetegn i markedsføringsloven § 30 omfatter blant annet varemerker, foretaksnavn og andre typer kjennetegn, herunder også domenenavn. Ved siden av det vernet som varemerkeloven gir, kan varemerket også gis et selvstendig vern mot etterlikning etter mfl § 30, jf. NKU-sak 03/1998 og Per Helset m.fl. Immaterialrett, 2009, s. 555. En franchisetaker i Synsam anvender varemerkebeskyttet navn tilhørende Interoptik. Domenenavnet www.interoptik.com inneholder Interoptiks varemerke. Interoptik anvender og eier domenenavnet www.interoptik.no. Det er lite tvilsomt at Centrum Optikk AS har registrert og anvender domenet www.interoptik.com utelukkende for å forvirre kunder som opprinnelig søkte etter Interoptik til å oppsøke en Synsam forretning, da domenet leder kunden rett til en Synsam forretning. Anvendelse av domenet er åpenbart egnet til forveksling og utgjør en urimelig utnyttelse av annens innsats. Kravet til at det må foreligge en etterlikning er videre oppfylt.

Dette fremstår som et forsettlig brudd på den varemerkerettslige beskyttelse Interoptik har til navnet Interoptik. Klager er kjent med at Konkurranseutvalget ikke kan behandle spørsmålet om innklagedes bruk av Interoptiks registrerte varemerke er en krenkelse etter varemerkeloven, men utvalget kan vurdere hvorvidt innklagedes bruk av Interoptik-navnet i domenenavnet er i strid med den beskyttelse markedsføringslovens regler gir.

Som en stor og seriøs kjede, forventes det at kjedeleder i Synsam kjeden, har kontroll på franchisetakernes markedsføring. Franchisetakeres anvendelse av varemerkerettigheter tilhørende Synsam kjedens største konkurrent, ser Interoptik svært alvorlig på. Interoptik forventer at bruken av www.interoptik.com opphører umiddelbart. Det er ikke grunnlag for å avvise denne del av klagen slik Synsam hevder. Franchisegiver kan ikke fraskrive seg ansvaret for franchisetakers markedsaktiviteter. Centrum Optikk AS var vel kjent med Interoptiks rettigheter. Centrum Optikk AS's bruk av domenet www.interoptik.com, utgjør således brudd på etterlikningsvernet i § 30 og strider også mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. mfl § 25.

Interoptik har nedlagt slik påstand:

1. Synsam Norge AS har gjennom bruk av endret logo og ulike markedsføringstiltak opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30 om etterligning av annens produkt.
2. Synsam Norge AS har gjennom bruk av endret logo og ulike markedsføringstiltak handlet i strid med kravet til god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25.
3. Franchisetaker Centrum Optikk AS har ved opprettelsen og anvendelsen av domenet "www.interoptik.com" opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25.
 

Innklagede, Synsam, har i det vesentlige anført:
Synsam som franchisegiver og de ulike franchisetakerne er selvstendige rettslige subjekter og kan verken opparbeide seg rettigheter eller forpliktelser på vegne av hverandre. Dette er alminnelig i franchise-forhold, og er også nedfelt i Synsams standard franchiseavtale § 1-4.

Synsam har ikke hatt kjennskap til at Centrum Optikk AS' har registrert eller brukt domenenavnet www.interoptik.com. Interoptiks klage gir heller ingen informasjon om omfanget av Centrum Optikk AS' eventuelle bruk av domenet. Det er imidlertid ikke mulig å bruke domenenavnet i dag, slik at den eventuelle bruken uansett har opphørt.

Synsam anfører at denne delen av klagen bør avvises. Synsam er ikke rett subjekt for klagen. Det foreligger ikke rettslig grunnlag for å hevde at Synsam er ansvarlig for Centrum Optikk AS' bruk av domenenavnet www.interoptik.com. Synsam har ikke hatt noe med verken registrering eller bruk å gjøre. Interoptik har heller ikke opplyst hvilket rettslig grunnlag som anføres for at Synsam skulle være ansvarlig for Centrum Optikk AS’ handlinger.

På den bakgrunn ber Synsam konkurranseutvalget om å vurdere om denne del av klagen er egnet til å behandles av konkurranseutvalget, eller om den bør avvises. Det vil imidlertid ikke nedlegges en egen påstand om dette, all den tid det i klagen ikke er nedfelt en påstand om at Synsam har overtrådt markedsføringslovens regler som en følge av bruk av domenenavnet.

Synsams opprinnelige grafiske profil ble designet av den kjente svenske illustratøren Mats Gustafson i 1987. Synsams logo har, med unntak av mindre justeringer, vært konstant siden. Synsam har brukt ulike nyanser av rød som signalfarge siden oppstarten. Synsam Norge AS' profil ble utarbeidet i 2008 av Reactor Retail og skilte seg i liten grad fra det profil-uttrykk som man benyttet i Sverige.

Våren 2015 ble Håkan Lundstedt rekruttert som ny konsernsjef til Synsam Group. Han iverksatte en total omlegging av Synsam Groups brand på sensommeren 2015. Lundstedt ønsket å legge om Synsams visuelle profil til en felles nordisk profil og ønsket også å modernisere Synsams profil. Det ble tidlig i prosessen klart at Lundstedt ønsket å endre signalfargen fra klar rød til orange. Det var flere årsaker til dette fargevalget: For det første oppleves fargen orange som mykere enn rødt, og for det andre anses orange som en farge som får de produktene man skal selge til å fremstå som mindre "dyre" enn rødt. Det var også viktig for Synsam å finne en ny signalfarge som lå tett opp til den klare rødfargen selskapet tidligere hadde brukt. Den nye signalfargen måtte ikke medføre en risiko for å miste eksisterende kundekrets. Den signalfargen som Interoptik benytter i dag ligger tett opptil flere av de ulike rødfargene som Synsam tidligere har benyttet som signalfarge. Interoptiks signalfarge "179 c" er mye likere Synsams tidligere signalfarger, "485 c" og "185 c" enn Synsams signalfarge i dag, "Orange 021 c".

I forbindelse med profilendringen moderniserte også Synsam sin logo. Endringen består i at det er tegnet en ring rundt brillen i logoen. Brillen var tidligere plassert i en rød "boks". Videre står S'en i Synsam nå fritt fra Y'en, i motsetning til tidligere.

Konkurranseutvalget bes merke seg at det ikke foreligger noen likhetstrekk mellom de to logoene utover at de begge benytter orange som signalfarge. Fontene i de to logoene er ulike. Videre har ikke Interoptik noen form for figurmerke i sin logo. Interoptik hevder i sin klage at Synsams markedsføring utgjør en urettmessig etterlikning av Interoptiks visuelle profil og markedsføring. Synsam bestrider dette, og vil hevde at det tvert imot foreligger flere eksempler på at Interoptik i sin markedsføring har etterliknet Synsam. Synsam benytter seg av modeller i en langt mer avslappet og "hverdagslig" styling og med helt andre positurer enn Interoptik. Videre benytter Synsam stilleben i sine annonser på en helt annen måte enn Interoptik har gjort. Synsams profilendring innebærer også en videreutvikling av eksteriøret og interiøret i Synsams butikker. I tillegg til den orange signalfargen benytter Synsam seg av mørkere farger i innredningen som gjenspeiler kvalitet og ro. Dersom man sammenligner utformingen av Synsams butikker med Interoptiks butikker vil en umiddelbart se flere ulikheter. Interoptik benytter store og helt hvite flater i sin innredning som klart skiller seg fra den profil som Synsam har valgt.

Synsams profil er ikke en etterlikning som er egnet til å forveksles med Interoptiks profil, og det foreligger derved ingen urimelig utnyttelse av Interoptiks innsats. Når det skal foretas en vurdering av om markedsføringslovens bestemmelser er overtrådt må Synsams visuelle profil, slik den kommer til uttrykk både i selskapets butikker og i markedsføring sees under ett. For at omleggingen av Synsams profil skal anses å være en etterlikning av Interoptiks profil må Synsam ha benyttet Interoptiks profil som et forbilde. Det er ikke tilfellet.

Synsam vil anføre at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom Synsams og Interoptiks visuelle profil og markedsføring. For at det skal foreligge fare for forveksling må selskapenes visuelle profil og markedsføring være så like at den aktuelle kundekretsen vil kunne ta feil av de to kjedene. Vurderingen av forvekslingsfare skal baseres på en helhetsvurdering, jf. LF-2005-120379 og NKU- 1999-11.De to likhetstrekkene som er trukket frem i Interoptiks klage er at Synsam benytter orange som signalfarge og orange bokser i sin markedsføring. Synsam vil bestride at disse to forholdene innebærer en forvekslingsfare mellom de to selskapenes visuelle profil og markedsføring.

Dersom man sammenholder Synsams tidligere signalfarger de to signalfargene selskapene benytter i dag ser man at Interoptiks signalfarge er langt likere Synsams tidligere signalfarger enn Synsams nåværende signalfarge. Den endringen Synsam har foretatt seg har snarere distansert Synsam ytterligere fra Interoptik.

Selskapene benytter ulik logo, og har samlet sett også et svært forskjellig visuelt uttrykk. Omleggingen av selskapets profil innebærer ikke en urimelig utnyttelse av Interoptiks innsats eller resultater. Interoptiks bruk av orange som signalfarge og orange bokser i markedsføring er alminnelige og uten særpreg. Det vises til at både fargen og bruken av bokser må anses å være generiske uttrykk innen detaljhandel.

Interoptik har i sin klage referert til NKU-2014-04. Synsam vil anføre at denne saken har liten overføringsverdi til herværende sak. Etter Synsams oppfatning er derimot sak 10/2013 og 3/012 relevante. Etter Synsams oppfatning var likhetstrekkene i de sakene vesentlig sterkere enn i nærværende sak, og understøtter derfor at det ikke foreligger ulovlig etterlikning.

På den bakgrunn anføres det at Synsam ikke har overtrådt markedsføringsloven § 30.

Synsam bestrider at selskapets profil er i strid med god forretningsskikk og markedsføringsloven § 25. Synsams endring av profil innebærer ikke en etterlikning av Interoptiks profil, langt mindre en illojal utnyttelse av annens innsats.

Høyesterett har i Rt-1995-1908 uttalt at det "må vises forsiktighet med å anvende [generalklausulen] på forhold av lignende karakter som spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt."

Synsam bestrider at selskapets endrede profil ligger "nært opp til Interoptiks profil". Dersom man foretar en helhetsvurdering av de to selskapenes visuelle profil og markedsføring fremstår de som helt ulike.

På den bakgrunn anføres det at Synsam ikke har overtrådt markedsføringsloven § 25.

Synsam nedlegger slik påstand:

1. Synsam Norge AS har gjennom bruk av sin visuelle profil og markedsføring ikke opptrådt i strid med   markedsføringsloven § 30.
2. Synsam Norge AS har gjennom bruk av sin visuelle profil og markedsføring ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Konkurranseutvalget vil uttale:

Fargevalg i profilering og markedsføring kan være identitetsskapende og ha en adskillende evne for produkter og markedsaktører. Synsam har ved sin omprofilering endret hovedfarge fra rød i retning oransje. Nyanseforskjellene i fargene oransje som benyttes av hhv. Interoptik og Synsam er i det materialet som er fremlagt for konkurranseutvalget, marginale.

Konkurranseutvalget er imidlertid av den oppfatning at Interoptik uansett ikke har dokumentert at fargen oransje er så særpreget og/eller innarbeidet for Interoptik, at fargen alene angir kommersiell opprinnelse i omsetningskretsen. Det er konkurranseutvalgets syn at fargevalget bare er ett av flere elementer som samlet kjennetegner optikerkjeden.  Øvrige elementer som navn, logo, innredning i utsalgene, fremstilling på hjemmesider og øvrig kommunikasjon er også en del av det helhetsbildet som utgjør kjedens identitet. Konkurranseutvalgets oppfatning er at Synsams visuelle profil og markedsføring fremstår som ulik Interoptiks, selv om Synsam også benytter oransje som farge i logo og på enkeltelementer i sin markedsføring.

Bruk av «bokser» og firkanter til å ramme inn deler av markedsføringen er et generisk grep, og etter konkurranseutvalgets syn har Synsam ellers benyttet seg av variasjonsmulighetene. De to kjedenes totale profilering og markedsføring gir etter konkurranseutvalgets syn et ulikt helhetsinntrykk, og gjør at det ikke er fare for forveksling av kjedene i en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen. Synsams omprofilering anses ikke som en urimelig utnyttelse av Interoptiks innsats eller resultater.

Synsam har derfor etter konkurranseutvalgets oppfatning, gjennom bruk av endret logo og ulike markedsføringstiltak, ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30.

Konkurranseutvalget kan heller ikke se at det er spesielle elementer i profilendringen eller markedsføringen som bringer forholdet inn under markedsføringsloven § 25, og Synsam har heller ikke overtrådt denne bestemmelsen.

Centrum Optikk AS (Centrum Optikk) er franchisetaker i Synsam kjeden. Franchisegiver og franchisetaker er selvstendige rettssubjekter. Synsam kan ikke holdes ansvarlig for Centrum Optikks handlinger med mindre det foreligger andre rettslige grunnlag enn franchiseforholdet i seg selv, som gjør at Synsam har et ansvar. Konkurranseutvalget finner det ikke dokumentert eller sannsynliggjort at Synsam har hatt noe med registrering og bruk av domenet www.interoptik.com å gjøre, eller at de på annen måte har tilskyndet denne bruken. Etter konkurranseutvalgets syn har Centrum Optikk alene ansvaret for bruken av dette domenet.

Centrum Optikk har valgt ikke å benytte sin mulighet til å inngi tilsvar mm til konkurranseutvalget. Konkurranseutvalget kan likevel ta stilling til klagen.

Etter konkurranseutvalgets syn er det liten tvil om at bruken av domenet er bevisst villedende, i det kunden ledes direkte fra et domene som indikerer tilknytning til Interoptik kjeden, rett til en Synsam forretning, nemlig Centrum Optikks egen hjemmeside. Saken er for dårlig opplyst til at konkurranseutvalget kan vurdere om det ved dette oppstår fare for forveksling, og om markedsføringsloven § 30 dermed kan komme til anvendelse. Konkurranseutvalget er imidlertid av den klare oppfatning at Centrum Optikk ved opprettelsen og anvendelsen av domenet www.interoptik.com uansett har handlet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Centrum Optikk har derfor opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.